De belangrijkste eis voor de registratie van een merk is het onderscheidende vermogen van dat merk. Een belangrijk aspect van deze eis is het verbod op uitsluitend beschrijvende merken. Echter, er valt meer onder deze eis.

Een merk LEKKERE SINAASAPPELS voor sinaasappels (voor iets anders zal het misleidend zijn) zal niet in aanmerking komen voor registratie, aangezien het is samengesteld uit een aanprijzend deel en een beschrijvend deel. Indien u echter een logo heeft, waarin deze woorden op een bepaalde manier zijn weergegeven, kan dit logo wel voor registratie in aanmerking komen. In zo'n geval zal de registratie alleen bescherming opleveren voor een hier op lijkend logo, niet voor gebruik van 'lekkere sinaasappels' in het algemeen.

Op 12 februari 2004 is door de hoogste Europese rechter een uitspraak gedaan op het gebied van het vereiste onderscheidend vermogen van een merk voor registratie. Het ging om het woordmerk POSTKANTOOR voor, inderdaad, het postkantoor. Dat het merk POSTKANTOOR niet geregistreerd wordt zal niet echt een schok zijn. De motivering van het arrest is echter zo, dat de criteria tegnewoordig erg streng geworden zijn.

Een voorbeeld van een volledig acceptabel merk is MODEHUIS JANSEN, voor kleding. Modehuis is natuurlijk beschrijvend, maar Jansen is dat niet. De naam 'Jansen' zelf heeft namelijk niets met kleding te maken, ontdanks dat de heer of mevrouw Jansen zelf natuurlijk wel met kleding te maken heeft. Het merk is niet 'volledig beschrijvend', voldoet ook aan de andere criteria en is dus registreerbaar.

Onderscheidend vermogen is iets dat niet onveranderlijk is. Indien een merk in gebruik is, kan het gebruik het onderscheidend vermogen hebben vergroot. Het merk BONBONBLOK is een mooi voorbeeld: op zich is BONBONBLOK voor een bonbon in de vorm van een blok van alle onderscheidend vermogen gespeend. Echter, door het zeer intensieve gebruik, heeft het een groot onderscheidend vermogen opgebouwd, en is BONBONBLOK een sterk merk geworden.

Hoewel de genoemde uitspraak van de Europese rechter (POSTKANTOOR) duidelijk is, is het nog te vroeg om de manier waarop deze uitspraak invloed heeft op weigeringen onder woorden te brengen. Vandaar dat het moeilijk is om het risico op een weigering in te schatten, behalve voor een specialist die continue met deze materie bezig is.

Aangezien het vanaf de depotdatum in de regel 2 maanden duurt voordat een weigering wordt uitgesproken, riskeert u bij een weigering dat u met terugwerkende kracht de bescherming die u nodig heeft niet zult ontvangen.
Vandaar dat een beoordeling van de risico's op een weigering altijd deel dient uit te maken van een verzoek tot registratie.

Bij ons wordt uw aanvrage altijd door een specialist behandeld. Indien u ons uw merk laat deponeren, beoordelen wij altijd eerst of het merk een goede kans op registratie maakt. Indien wij het risico op een weigering reëel achten, nemen wij contact met u op.